Advokátní kancelář Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři - specialisté na problematiku IT práva

Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky

Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ | Vloženo: 14. 12. 2009 17:32 | Přečteno: 4941X

Pro mnoho subjektů, podnikajících na internetu, tvoří doménové jméno nesmírně cenný majetek a klíč k úspěchu u zákazníků. Dobře známé doménové jméno je schopno spotřebitele orientovat na přeplněném trhu služeb, nabízených na internetu, tím správným směrem, to jest k majiteli domény. Z právního hlediska je doménu nutno považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu, dle ust. § 5 odst. 1 obchodního zákoníku náležející k podniku, a sloužící podnikateli k provozování tohoto podniku.


Ochrana doménových jmen prostřednictvím ochranné známky

Pro mnoho subjektů, podnikajících na internetu, tvoří doménové jméno nesmírně cenný majetek a klíč k úspěchu u zákazníků. Dobře známé doménové jméno je schopno spotřebitele orientovat na přeplněném trhu služeb, nabízených na internetu, tím správným směrem, to jest k majiteli domény. Z právního hlediska je doménu nutno považovat za tzv. jinou majetkovou hodnotu, dle ust. § 5 odst. 1 obchodního zákoníku náležející k podniku, a sloužící podnikateli k provozování tohoto podniku.


Význam domén a jejich vztah k ochranným známkám
Spolu s důležitostí, kterou v dnešní době domény pro podnikání (ale i pro nevýdělečnou činnost) mají, neustále narůstá počet případů, kdy se jiné subjekty snaží zneužít známost doménového jména ve svůj prospěch. Klienti naší kanceláře často čelí případům, kdy si jiný subjekt zaregistruje doménu stejného znění, lišící se např. pouze v přidané pomlčce, nebo jednom či dvou přidaných písmenech. Ať se jedná o různé formy cybersquattingu, typosquattingu, domain hijackingu, nebo prostého napodobení doménového jména, vždy je toto jednání spojeno se snahou dosáhnout neoprávněného ekonomického prospěchu pomocí známé domény, kterou navštěvuje denně velké množství uživatelů. Tento postup zjednodušuje i snadnost registrace domén, kdy platí pouze zásada „first come, first served“. Vzhledem k tomu, že doménové jméno je pouze vyjádřením jedinečného numerického identifikátoru, postačí odlišnost v pouhém jednom znaku nato, aby byla doména dostatečně odlišné od jiných, již zaregistrovaných domén, a tudíž registrovatelná. Registrace domén a jejich vlastnictví je čistě soukromoprávní záležitostí, neregulovanou veřejnoprávními předpisy. Ačkoli z hlediska samotné registrace prostá podmínka odlišnosti alespoň v jediném znaku postačí, z hlediska širších právních vztahů vlastníka domény s jinými subjekty zasahuje registrace domény do dalších právních oblastí, v nichž je systém právní regulace podstatně propracovanější.
Jednou z těchto oblastí může být problematika ochranných známek. Ochrannou známkou lze chránit název výrobků nebo služeb. Nejedná se tedy například o ochranu samotného názvu obchodní společnosti, který je sám o sobě chráněn jinými právními instituty dle obchodního zákoníku, i když i takový název obchodní společnosti může být ochrannou známkou za předpokladu, že je registrován jako název pro výrobky nebo služby, které tato společnost nabízí. Co se týče doménových jmen, většinou jsou pod nimi nabízeny nějaké výrobky a služby, a tudíž nic nebrání tomu, aby byly registrovány jako ochranné známky.
Ochranná známka zajistí svému vlastníkovi ochranu označení v rámci těch tříd výrobků a služeb, pro něž je zapsána (pro účely registrace ochranných známek se výrobky a služby zatříďují dle tzv. Nicejského třídění do jednotlivých tříd, dostatečně široce formulovaných tak, aby pokrývaly celé spektrum lidských činnosti a jejich výsledků. Celkem existuje 45 tříd, z toho 34 tříd výrobků a 11 tříd služeb). Pokud jiný subjekt začne v obchodním styku užívat stejné nebo podobné označení pro stejné nebo podobné výrobky a služby, vlastník známky je oprávněn po něm požadovat, aby tohoto jednání zanechal, a aby odstranil jeho následky. Rovněž se může domáhat přiměřeného zadostiučinění (i v penězích), vydání bezdůvodného obohacení, a náhrady škody.


Posouzení zaměnitelnosti domény a ochranné známky
Prioritní otázkou v případě střetu domény a ochranné známky je posouzení zaměnitelnosti těchto označení (i doména je určitým označením) ve vztahu ke spotřebitelům. Pokud ochranná známka není s doménou zaměnitelná, nemůže být vůči této doméně s úspěchem uplatňována. Pokud v tomto případě hovoříme o zaměnitelnosti, máme na mysli zaměnitelnost ve smyslu zákona o ochranných známkách, která musí být posuzována z několika hledisek - jednak z hlediska jednotlivých hledisek (fonetického, vizuálního, i sémantického), dále z hlediska celkového dojmu, a konečně z hlediska podobnosti výrobků a služeb, pro něž jsou označení posuzována. Před podniknutím jakýchkoli právních kroků z titulu své ochranné známky vůči držiteli domény by měl majitel známky zvážit zaměnitelnost podle uvedených hledisek, za účelem zjištění, zda vůbec lze doménu napadat ve známkoprávní rovině.
V tomto posouzení je rozhodující povaha obou označení, proti sobě takto stojících. Domény je vždy nutno chápat jako označení čistě slovní, tedy bez specifikace konkrétního grafického provedení (které v rovině internetových domén ani nelze použít). Z toho vyplývá, že proti doméně lze uplatňovat pouze známku, jejíž rozlišovací způsobilost je založena rovněž na slovním prvku, který je se zněním domény zaměnitelný (ideálně tedy slovní známku). Čím více grafických prvků známka obsahuje, tím menší vliv na rozlišovací způsobilost mají slovní prvky, a tím menší je míra zaměnitelnosti takové známky s čistě slovní doménou. Posouzení samozřejmě závisí vždy na konkrétním případě, a zejména na jedinečnosti slovních prvků, na nichž jsou jak známka, tak i doména založeny.
Pokud je po posouzení podle shora uvedených kritérií konstatována zaměnitelnost domény se zněním ochranné známky, pak je dále třeba posoudit zaměnitelnost výrobků a služeb. Ke splnění podmínek zaměnitelnosti dle ust. § 7 zák. o ochranných známkách nestačí pouhá zaměnitelnost samotných označení, musí k ní přistoupit i zaměnitelnost výrobků a služeb, pod oběma označeními nabízených. Dle judikatury Evropského soudního dvora může vyšší stupeň zaměnitelnosti samotných označení vyvážit menší stupeň zaměnitelnosti výrobků a služeb a naopak, nicméně obě tyto složky musí být alespoň v určité míře přítomny. U ochranné známky jsou výrobky a služby jasné - jsou uvedeny v seznamu dle jednotlivých tříd. U domén je sice situace odlišná, neexistuje žádný veřejný seznam výrobků a služeb, nicméně už ze své podstaty domény slouží k tomu, aby pod nimi byly nabízeny nějaké výrobky a služby uživatelům internetu. V praxi je tedy nutno posuzovat, zda pod předmětnou doménou běží nějaká internetová prezentace, případně zda doména uživatele přesměruje na stránky pod doménou jinou, a pokud ano, o jak zaměřenou prezentaci se jedná. V případě, že by pod doménou byly nabízeny výrobky a služby zcela odlišné, pak by tato doména nemohla být považována za zaměnitelnou s ochrannou známkou, a tato známka by tudíž byla vůči vlastníkovi domény nevymahatelná. Ve většině případů bývá zaměnitelná doména používána k nabízení výrobků a služeb zaměnitelných - jenom tak může taková doména mít pro svého držitele ekonomický význam.


Neaktivní domény

Co dělat v případě, že pod předmětnou doménou není umístěna vůbec žádná internetová prezentace (tedy že doména je pouze zaregistrovaná, neaktivní)? V takovém případě nemůže být splněno kritérium zaměnitelnosti výrobků a služeb, a známka je tudíž vůči neaktivním doménám nevymahatelná. Samotná registrace zaměnitelné domény rovněž nemůže být automaticky považována za nekalosoutěžní jednání. Jakmile však začne jiný subjekt užívat doménu k propagaci výrobků nebo služeb alespoň zčásti podobných výrobkům a službám, chráněných ochrannou známkou, nebo například doménu vlastníkovi známky nabídne za přehnaně vysokou cenu, jedná se již o protiprávní jednání, vůči němuž může vlastník známky zakročit (v prvním případě z titulu ochranné známky, v případě druhém jako nekalosoutěžní jednání). Avšak i v případě, kdy zaměnitelná doména není aktivní, může být existence ochranné známky použita jako argument na podporu tvrzení o tom, že doménu jiná osoba registrovala ve zlé vůli, ačkoliv si byla vědom známosti označení, chráněného ochrannou známkou a této ochranné známce odpovídající doménou. Existují rozhodnutí, podle nichž i dlouhodobá nečinnost vlastníka domény nasvědčuje jeho spekulativním úmyslům, týkajícím se domény (samozřejmě pokud je dán nějaký důvod k takovému závěru, tedy podobnost domény jinému označení). Takovým rozhodnutím je např. rozhodnutí Arbitrážního centra Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) pro řešení sporů z doménových jmen ve věci Telstra Corporation Ltd. v. Nuclear Marshmallows, kdy byl z dlouhodobé pasivity držitele domény vyvozen spekulativní charakter jeho jednání.


Územní působnost

Problematiku vztahu domén a ochranných známek ovlivňuje jeden velice podstatný faktor - totiž odlišná teritoriální působnost obou institutů. Zatímco doména má (jako jeden z významných pilířů internetu) prakticky teritoriálně neomezený dopad na uživatele (je přístupná z kteréhokoli míst na Zemi, přičemž tato přístupnost může omezena akorát povahou a jazykem obsahu, který je pod ní umístěn), má ochranná známka jasně vymezenou teritoriální platnost (v rámci konkrétního státu, případně v rámci celého Evropského společenství). V případě, že se do kolize dostanou národní ochranná známka a národní doména nejvyššího řádu, typicky například ochranná známka zapsaná v České republice, a doména .cz, pak zpravidla není problém a je jasné, že tato ochranná známka může být (za splnění výše uvedených kritérií) vůči doméně uplatňována. Pokud se však dostane do kolize národní ochranná známka s doménou .com, pak už situace tak jednoznačná není, a je nutno přihlédnout k dalším kritériím, podle nichž by se vymahatelnost známky posoudila. V zásadě je nutno vyjít z kritéria cílových spotřebitelů, jimž jsou stránky, umístěné pod předmětnou doménou, určeny. Pokud jsou stránky např. v anglickém znění, a z jejich obsahu vyplývá zaměření na zahraniční spotřebitele, pak by uplatnění známky vůči této doméně nemuselo být úspěšné. Na druhou stranu v případě kolize ochranné známky Společenství s národní doménou (kterékoli členské země EU) by kritérium teritoriální kolize splněno většinou bylo, když z domény vyplývá, že je určena pro spotřebitele v rámci EU. V praxi však mohou nastat odlišné situace, v nichž lze dospět i k opačnému závěru - vždy záleží na konkrétních okolnostech, a na zvážení, zda může dojít k záměně u cílové skupiny spotřebitelů.


Úprava dle Nařízení Komise č. 874/2004

V pravidlech registrace domén (ať už národních, nebo např. domén EU) je stanoven postup pro případ, kdy se prokáže, že doména je registrována protiprávně (tedy např. ve zlé víře, v rozporu s předpisy o nekalé soutěži, v rozporu s předpisy o ochranných známkách apod.). Zatímco pravidla registrace doménových jmen v ccTLD .cz, dostupné na stránkách sdružení NIC.cz, poměrně stručně odkazují na vykonatelné rozhodnutí správního, soudního nebo rozhodčího orgánu, Nařízení Komise (ES) č. 874/2004, kterým se stanoví obecná pravidla pro zavádění a funkce domény nejvyšší úrovně .eu a zásady, jimiž se řídí registrace těchto domén, poměrně podrobně upravuje postup odebrání domény. Článek 21 stanoví, že „registrované jméno domény může být uživateli odebráno vhodným soudním nebo mimosoudním postupem, pokud je totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro které existuje právo uznané právem vnitrostátním nebo právem Společenství …… a pokud toto jméno domény držitel registroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo oprávněný zájem, nebo bylo toto jméno domény zaregistrováno nebo užíváno nikoliv v dobré víře“. Právem uznaným právem vnitrostátním nebo právem Společenství Nařízení výslovně rozumí vnitrostátní ochranné známky a ochranné známky Společenství, neregistrované ochranné známky, obchodní jména, označení podniků, jména společností a některé další instituty. V tomto ustanovení je tedy jasně zakotveno právo domáhat se výmazu domén, zneužívajících práva na označení nebo práva k obchodní firmě. Sice se uživatel ani v takovém případě nevyhne nalézacím řízení před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR za účelem získání pravomocného rozhodnutí, avšak shledá-li tento rozhodčí orgán registraci domény ve výše uvedeném smyslu jako protiprávní, je správce .eu domén povinen odebrat závadné doménové jméno jejímu držiteli, případně jej převést na žalobce.


Závěr

Lze shrnout, že pokud je doména chráněna ochrannou známkou, odpadá nutnost prokazování protiprávnosti jednání držitele zaměnitelné domény, neboť postačí před soudním nebo rozhodčím orgánem prokázat existenci známky a podobnost výrobků a služeb. V případě parazitních registrací často dochází k tomu, že držitel zaměnitelné domény je nekontaktní, nároky žalovaného nijak nesporuje, a protiprávnosti registrace z jeho strany nasvědčuje vícero faktorů. Pokud však dojde k tomu, že držitel takové domény skutečně na podobnosti domén založí úspěch svého podnikání, může se stát, že svou doménu bude tvrdě bránit, a v takovém případě je ochranná známka tím nejsilnějším důkazem, který lze proti takové registraci vznést.


Autor: Mgr. et Mgr. Petr Mališ

Autor působí v advokátní kanceláři Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři v.o.s., kde se zabývá zejména smluvní úpravou v oblasti informačních technologií, ochrannými známkami (vedoucí sekce www.trademarks.cz) a rovněž obchodním a pracovním právem.